Ett förekommande problem i den svenska varumärkesrätten rör bedömning av särskiljningsförmåga för vissa varumärken. I fråga om ordmärken som består av en sammansättning av beskrivande beteckningar och geografiska namn tycks Patent- och Registreringsverket och Patentbesvärsrätten ha olika uppfattningar om hur särskiljningsförmåga för sådana ska bedömas. I och med att det finnas en meningsskillnad får det sägas att rättsläget är oklart i frågan och därigenom något som behöver redas ut.      Med utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod görs en utredning av problemet. Det redogörs för vissa av varumärkets funktioner som exempelvis att garantera ett visst ursprung för de varor som bär det. Ordvarumärket som sådant behandlas med utgångspunkt i dess uppbyggnad. Särskiljningsförmåga som begrepp behandlas och det redogörs för de två kriterier som ställs upp; förmågan att kunna särskilja varor och tjänster i en näringsverksamhet från en annan och en avsaknad av frihållningsbehov. Med utgångspunkt i det resoneras sedan kring särskiljningsförmåga kopplat till beskrivande beteckningar, till geografiska beteckningar och till sammansatta varumärken. En genomgång görs därefter av den aktuella bestämmelsen 1 kap 5 § i varumärkeslagen som behandlar särskiljningsförmåga, bestämmelsen jämförs också med motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivets artikel 3.1 b och c.      Därefter görs en genomgång av Patent- och Registreringsverkets och Patentbesvärsrättens praxis på området. Det konstateras att ett speciellt fall, PBR 10-292 (Nacka Forum), har påverkat fler bedömningar därefter. Det visas också hur svensk praxis skiljer sig mellan de båda instanserna.      En genomgång görs sedan av framförallt EUDs praxis. Där dras riktlinjer upp för hur en bedömning ska gå till. Två fall redogörs för i större utsträcking, de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee) och C-304/06 P (Eurohypo). Som avslutning på uppsatsen presenteras sedan en bedömning som i huvudsak ska utgå från de varor och tjänster som en varumärkesansökan gäller och baseras på omsättningskretsens uppfattning av varumärket. Sammansättningen ska bedömas, inte delarna var för sig. Bedömningen ska också göras utifrån varumärkets förmåga att särskilja varor och tjänster i en näringsverksamhet från en annan. Det ska tas hänsyn till att det kan finnas ett frihållningsbehov för beskrivande beteckningar. Varumärket ska prövas mot såväl den särskiljande funktionen som eventuellt frihållningsbehov. Det är tillräckligt att märket brister i en av dessa aspekter för att det ska kunna anses sakna särskiljningsförmåga. Med det sagt innebär det dock inte att avsaknaden av exempelvis frihållningsbehov betyder att varumärket har särskiljande förmåga.

Enligt grundregeln i 1:5 2 st. 1 p. varumärkeslagen (2010:1877) (VML) är varukännetecken som endast består av tecken eller benämningar som visar en varas eller tjänsts geografiska ursprung inte särskiljande och uppfyller därmed inte kraven för att kunna varumärkesregistreras. Ett varumärke får heller inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens geografiska ursprung, 2:7 1 st. VML. Dessa två hindrande faktorer har genomsyrat den länge strikta bedömningen av geografiska namns särskiljningsförmåga som genom praxis de senaste åren lättats upp. Det råder dock alltjämt osäkerhet för i vilka fall ett varumärke innehållande ett geografiskt namn uppfyller kraven för registrering.  Varumärkesrätten har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Tidigare krävdes starka bevis på flerårig inarbetning för att kunna erhålla ensamrätt till varumärke innehållande geografiska namn alternativt att känneteckensinnehavaren använde sig av namn på exempelvis berg eller floder som knappast kunde utgöra ett geografiskt ursprung för en vara eller tjänst. Det starka frihållningsbehovet med tanken att geografiska namn ska kunna användas fritt av alla har dragits tillbaka något, till förmån för möjligheten att registrera varumärken och därmed erhålla ensamrätt till vissa beteckningar. Den ensamrätt som erhålls vid registrering av ett beskrivande ord såsom ett geografiskt namn är dock begränsad, eftersom vissa beskrivande begrepp såsom geografiska namn ska kunna brukas av alla. Konflikten mellan varumärkesintrång och användande av delar av annans varumärke i enlighet med god affärssed är därför något svårdefinierad. Från att i princip endast vara möjligt att få registrering genom inarbetning eller vid användning av mycket okända geografiska namn eller osannolika ursprungsangivelser fäster man idag stor vikt vid bedömningen av om det finns ett samband mellan varumärkets berörda varor eller tjänster och den geografiska platsen. Det görs också en helhetsbedömning för att avgöra märkets särskiljningsförmåga.