Ett varumärke används för att skydda ett kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja sina varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster. Varumärken fyller även ett konsumentintresse genom att garantera en varas ursprung. Vid en första anblick består varumärken framförallt av ord- och figurmärken t.ex. slogans och logotyper, men varumärkesbegreppet har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen och numera kan även varuutstyrslar, färger, ljud och dofter varumärkesregistreras.   För att formen på en vara, ofta kallad varuutstyrsel, ska kunna varumärkesregistreras krävs att den har särskiljningsförmåga dvs. den ska kunna användas för att särskilja en vara från andra varor på marknaden. Det uppställs formellt sett inte högre krav på särskiljningsförmåga för formvarumärken än för traditionella varumärken. Konsumenter är dock inte vana vid att uppfatta en varuutstyrsel som ett varumärke, vilket medför att en hög tröskel uppställs för varumärkes-registrering. För att en varuutstyrsel ska ha ursprunglig särskiljningsförmåga krävs att formen avviker från normen eller vad som är sedvanligt i branschen. En varuutstyrsel som saknar särskiljningsförmåga kan dock förvärva särskiljningsförmåga genom användning enligt artikel 4.4 VMD, vilket kräver att konsumenter identifierar varan som härrörande från en viss näringsidkare till följd av varuutstyrseln och inte något annat förekommande varumärke. Det är således inte tillräckligt att konsumenter känner igen formvarumärket och associerar det med näringsidkaren. Detta medför att förekomsten av ordmärken och andra varumärken som lättare uppfattas som ursprungsangivelser av konsumenter försvårar möjligheten att nå upp till kravet på särskiljningsförmåga för formvarumärken.   Det uppställs vidare registreringshinder för former som endast är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde i artikel 4.1.e) VMD. Det huvudsakliga syftet med artikel 4.1.e) VMD är att förhindra att skyddet för ett varumärke får konkurrensbegränsande effekter genom att ge innehavaren en ensamrätt till egenskaper hos en vara som konsumenter sannolikt kan komma att kräva hos konkurrenters varor.   Enligt EU-domstolen är det endast när alla väsentliga särdrag hos en form är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat som registrering kan hindras enligt artikel 4.1.e.ii) VMD. Har ett varumärke en icke-funktionell beståndsdel som är en del av formens väsentliga karaktärsdrag kan dock varumärkesregistrering inte hindras, vilket medför problem med varumärkesregistrerade hybridformer som är delvis funktionella. En lösning är att tillämpa en generell syftesbaserad metod framtagen av AG Mengozzi i Lego-målet, där avgörande är om en varumärkesregistrering av en varuutstyrsel kan få en sådan konkurrensbegränsande effekt som registreringshindret i artikel 4.1.e) VMD syftar till att förhindra.   Det generella syftet bakom registreringshindret i artikel 4.1.e.iii) VMD för former som ger varan ett betydande värde är, förutom att hindra konkurrensbegränsande varumärkesregistreringar, att dra en gräns mellan vad som ska skyddas varumärkesrättsligt och vad som ska skyddas genom t.ex. mönster- och upphovsrätten. Enligt min uppfattning kan detta syfte ifrågasättas, om en varuutstyrsel har särskiljningsförmåga och fungerar som ett varumärke saknas skäl att neka registrering till följd av att former traditionellt sett skyddas genom mönsterrätten. Det är även oförenligt med varumärkesbegreppets ständiga utveckling. Vidare kan de konkurrensmässiga effekterna vid varumärkesregistrering av en form som ger en vara ett betydande värde inte likställas med effekterna av varumärkesregistrering av en form nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat. Således finns det skäl att slopa registreringshindret för former som ger varan ett betydande värde.

All three shape marks-exclusions in EUTMR art. 7 e) can be avoided by adding an essential element to a shape, which is not attributable to the conditions set out in the exclusions, such as a distinctive nonfunctional element. A valid shape mark registration gives the rights holder the right to prevent other trade mark registrations of identical or similar signs for identical or similar goods if there exists a likelihood of confusion on the part of the public, as well as to initiate infringement proceedings against anyone who uses such a sign in their line of business. Under the test for likelihood of confusion, it is assessed to what extent the average consumer remembers a distinctive sign, which is not limited to its distinctive elements. Since the average consumer is capable to remember other elements than distinctive elements, only negligible elements are excluded from the average consumer’s overall perception of the sign. Non-distinctive elements are not necessarily deemed negligible, depending on their size and/or position within the mark. So, while functional elements are usually perceived as merely functional or ornamental, and thus non-distinctive, they may still be deemed non-negligible due to their size and/or position within the mark. Case law shows that a likelihood of confusion may therefore follow as a result of two marks only sharing an element deemed non-distinctive on its own. The CJEU has also expressed that the public interest behind the test for likelihood of confusion is to secure the rights holder’s interests and not to secure the competitors’ need for a free access to signs and elements. The need to keep certain signs and elements free is therefore not considered a relevant factor in the test for likelihood of confusion. So, while it may seem logical that a sign, which is registrable only due to incorporating a distinctive element as a part of a complex mark, would have a scope of protection limited only to that distinctive element, case law shows that such a conclusion is not necessarily true. In this thesis it is argued that if the average consumer does not even perceive that a functional element constitutes a part of a complex decorated shape mark, consisting of both e.g. a functional naked shape and the added distinctive element, the functional element is negligible and will not be remembered by the average consumer. But if the average consumer is able to perceive a functional naked shape or element as its own indication of origin, or at least as an element of such a complex mark, its size and position alone in the complex mark could be enough to be able to establish a similarity of signs with another resembling shape, even if the latter lacks the inclusion of the same distinctive element. If the other shape does not deviate enough from the visual appearance of the functional naked shape or element in the registered complex mark, the similarity of the signs could be enough to cause a likelihood of confusion.

Varumärkesrätten innefattar en bred definition av vilka kännetecken som kan konstituera ett varumärke, vilken inkluderar formen på en vara. När kännetecknet består av en varuform utgör således varan i sig kännetecknet och därmed varumärket. Vid en varumärkesregistrering ska bedömningen av olika kategorier av kännetecken inte skilja sig åt, men för varuformer finns ytterligare hinder vid registrering jämfört med andra typer av kännetecken. Ett sådant registreringshinder avser specifikt funktionella former. Många former tenderar att vara funktionella till viss grad, vilket aktualiserar art. 7.1 e) ii) VmF. Artikeln föreskriver ett absolut registreringshinder mot att registerna former som endast består av ”en varas form eller annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. Om en varuform hindras registrering enligt artikeln, är uteslutningen från registrering permanent. Det innebär att registreringshindret inte kan övervinnas även om formen förvärvar särskiljningsförmåga på marknaden. EUD har uttalat att det inte vore skäligt att neka registrering av varuformer endast på grund av att de innehar några funktionella element. För att ett kännetecken ska falla inom ramen för artikeln behöver således en forms alla väsentliga särdrag falla inom ramen för bestämmelsen. Detta medför viss problematik när det kommer till hybridkännetecken vilka innehar vissa element som är funktionella, men även andra element som är icke-funktionella. Enligt gällande rätt kan hybridkännetecken registreras som varumärken om de innehar icke-funktionella särdrag som anses vara väsentliga. Hela formen av ett hybridkännetecken kan således registreras som ett varumärke under förutsättning att endast några av de väsentliga särdragen krävs för att uppnå den tekniska funktionen. Genom en undersökning av rättspraxis konstateras att EUD utför en fri och långtgående undersökning vid bedömning av vad som utgör en forms väsentliga särdrag och dessa särdrags eventuella funktion. EUD är inte bunden till vad som anges i varumärkesansökan, utan undersöker även den faktiska varan på marknaden för vilket kännetecknet är ämnat att användas. EUD verkar generellt vara restriktiv med att låta tredimensionella former registreras, inte minst när de innehåller funktionella element. Möjligen beror den negativa inställningen till att registrera hybridkännetecken på bristen av effektiva lösningar att tydligt undanta de funktionella elementen från registrering. Vid en registrering av hybridkännetecken uppstår även intressanta aspekter ur intrångssynpunkt eftersom formen är registrerad som en helhet, även om vissa väsentliga särdrag inte är ämnade att omfattas av ensamrätten. Vid analoga tillämpningar av rättspraxis framstår det som att dessa element, utan att det explicit framgår av exempelvis en disclaimer, ska vara undantagna från den ensamrätt som erhålls varumärkesinnehavaren. / The trade mark law includes a very broad definition of signs that can constitute a trade mark, which includes the shape of a product. When a sign consists of the shape of a product, the product itself becomes the sign and thus the trade mark. In the case of a trade mark registration, the assessment should not differ between different categories of signs. However, when it comes to registration for signs consisting of the shape of a product, there are further obstacles to overcome before protection can be granted compared to other types of signs. Many shapes tend to be functional to some extent, which brings relevance to the absolute ground for refusal found in art. 7.1 e) ii) EUTMR. The article prohibits registration of signs which consist exclusively of “the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result”. If the registration of a sign is prohibited by the article, the exclusion from registration is permanent. This means that the ground for refusal cannot be overcome even if the sign acquires distinctiveness on the market. The CJEU has stated that it would not be reasonable to deny a shape registration only on the sole ground that it has some functional elements. Therefore, in order for a sign to fall within the scope of the article, all the essential characteristics of a shape must fall within the scope of the provision. This causes certain difficulties when it comes to hybrid signs, which possess some elements that are functional, but also other elements that are non-functional. Under current law, hybrid signs can be registered as trade marks if the non-functional elements are considered as essential. The entire form of a hybrid sign can thus be registered as a trade mark only if some, but not all, essential characteristics are required to achieve the technical function. By examining case law, it can be stated that the CJEU carry out a free and extensive examination when assessing what constitutes the essential characteristics of a shape and the possible function of these elements. The CJEU is not bound to the trade mark application but also examines the actual goods for which the sign is intended to be used. The CJEU generally seems to be restrictive in allowing registration for three-dimensional shapes, especially in regard to those incorporating functional elements. This might be the case since there is no good way to clearly exclude the functional elements from the registration. However, when registering a hybrid sign, interesting aspects also arise from the infringement point of view since the shape is registered as a whole but contains certain essential features, which are not intended to be covered by the exclusive right granted. In analogous applications of case law, it appears that these elements, without being explicitly stated in e.g. a disclaimer, must be excluded from the exclusive right granted to the proprietor.